北京市新开律师事务所高级合伙人张秒律师

事件背景：日前美国Ultravision Technologies公司依据《美国1930年关税法》第337节规定提出申请，指控对美出口、在美进口或在美销售的LED灯驱动及其组件侵犯其专利权，请求美国际贸易委员会发布普遍排除令和禁止令。艾比森、奥拓电子、雷曼光电、上海三思电子、洲明科技、元亨光电、利亚德、联建光电等11家我国企业都在被诉名单之中，针对这一事件今天我们特别请到北京市新开律师事务所高级合伙人张秒律师就这一事件的背景以及有关美国“337调查”的程序以及未来我国企业应如何应对“美国337调查”向大家做一个说明及解读。

一、近些年以来，我们不断听到美国企业对中国企业提起“337调查”，那么什么是“337调查”，它的本质是什么？

张秒律师：“美国337调查”是美国的美国国际贸易委员会，也就是I.T.C，这是一个独立的联邦准司法机构，依据美国《1930年关税法》第337节的规定，对进口贸易中的不公平行为发起调查并采取制裁的措施，它的调查对象主要涉及进口产品侵犯美国知识产权的行为以及进口贸易中的其他不公平竞争。

二、为什么美国本土企业比较喜欢对海外的出口企业提起“337调查”呢？

张秒律师：其实在大多数国家，包括我国，知识产权侵权的维权更多应该是通过在法院诉讼来进行维权，在美国法院体系当中也是有健全的审理知识产权的专门机构的，但是美国的本土企业往往更愿意通过对海外企业提起“337调查”来进行“维权”，我这个“维权”是代引号的。这是因为对比起在法院提起诉讼“337调查”有着原告立案便利，审理时间短、被告应诉成本高、处罚严厉等特点。

首先“337调查”不要求I.T.C具备属人管辖权，也就是说即使被告企业在美国境内不具备企业实体依然可以被列为被告，其次“337调查”的审理时间是比较短的，一般要求在12个月至15个月审理完成，特别复杂的案件也必须在18个月内审结，这比在法院审理要短的多，因此被告的应诉准备周期被大大缩短，这种情况对于被告是十分不利的。还有就是被告的应诉成本十分高。例如2011年，华为、中兴连续遭遇了5起美国“337调查”，虽然最终我国企业胜诉，但据相关报道，两家企业的应诉费用累计高达2亿美元左右，这对于像华为、中兴这样的大企业来说或许不算什么，但是对于其他中小规模的企业来说是难以承受的。

“337调查”的另一个特点是如果被告选择不应诉将直接被判败诉，而一旦在“337调查”中败诉被认为知识产权侵权，那么被告企业的产品往往将遭遇“排除令”，这意味被告企业的产品在涉案知识产权的有效期内将再难以进入美国市场。“337调查”的败诉处罚也是相当严厉的。因此对于一些在美国市场涉水不深的企业来说，应诉“337调查”是得不偿失的行为，很多企业在被申请“337调查”后直接选择了退出美国市场。

三、这次美国企业针对我国11家LED企业提起“337调查”是基于一个怎样的背景和动机？

张秒律师：美国的“337调查”的设置是比较有利于申请调查也就是原告一方的，对于被告是相对不利的，因此美国的“337调查”往往经常沦为美国本土企业对外进行贸易保护战的工具。这次美国相关企业在中美贸易战越演越烈的大背景下对我国11家LED骨干企业提起“337调查”申请，很难不被我们理解为是美国个别企业的一种投机行为，赢了官司可以趁火打劫，即使输了也可以博取同情，借机要求政府补贴、政策倾斜等等。

四、这次中国11家LED企业将会面临怎样的一个“337调查”过程？

张秒律师：“337调查”首先要由申诉方向I.T.C.提出申请，而后I.T.C.依据申请决定是否立案，这期间I.T.C.将指派其内部的律师依据I.T.C.规则进行立案审查，一般立案审查周期为30天。如果I.T.C.审查后决定立案，那么I.T.C.将依程序通知被诉方，并确定审查终结的目标日期，之前提到一般为12个月，最长可以是18个月。

随后将进入被诉方答辩、披露、预审会议、证据提交、听证会也就是正式的审理、初裁以及终裁，在终裁后如果I.T.C.认为确有侵权行为，I.T.C.将会把终裁结果提交美国总统进行审查，这一程序被称作总统审查，美国总统将有60日的时间可以以政策原因为理由否决I.T.C.的终裁结果，如果美国总统否决，整个“337调查”程序将终结，申诉方无法上诉，如果美国总统在60日内没有做出否决则该终裁结果将会生效，在此情况下如果被告不服该结果可以向美国联邦巡回上诉法庭提出上诉。

五、我国企业应该采取怎样的一个应诉策略？

张秒律师：对于应对策略方面，首先被告企业应积极应对，不可对于“337调查”不理不睬，在这里我们看到过去几天涉及这次LED“337调查”的很多企业已经发出声明表示将积极应诉，我认为这是非常好的，积极应诉至少可以增加我们企业的谈判筹码，同时企业应该尽快成立包括产品专家、知识产权专家以及律师为核心的专业团队，对相关涉案知识产权、相关法律、案例进行研究，尽快制定具体的应诉策略。在“337调查”中原告也是有一定的举证责任的，例如需要证明自己的相关专利产品已经生产且广泛地投放到了市场，我方可以提出的抗辩理由包括侵权不存在、专利无效或不可执行、对方产品缺乏生产等等。

虽然“337调查”对于被告确有诸多不利，但是也不是不可战胜的。3月19号I.T.C.美方对于我国钢铁企业的“337调查”，我国40家钢铁企业全面胜诉就是一个很好的先例。

六、我国企业在未来应如何规避及应对“337调查”？

张秒律师：首先我国企业特别是高新技术企业应该具备充分的知识产权自我保护意识，对于自我研发的专利技术应尽快申请相关专利，中国以及美国都是“巴黎公约”的缔约国，在我国境内申请专利后在美国申请同样的专利是具有“优先权”的。

我认为在目前我国企业大量“走出去”的背景下，我们的行业协会应发挥更为积极广泛的作用，例如在规避和应对“337调查”这样的事情下，行业协会应协调同行业企业建立“专利池”，专利权人在“专利池”这个平台上通过许可共享同行业相关专利，避免海外市场的竞争对手对于我国企业进行各个击破。

同时行业协会应建立相关法律团队在产品出口前进行专利检索，避免侵权行为的发生，或者在对外出口时，与外国的进口商签订相关协议条款，将知识产权侵权的风险转嫁进口商。

七、如果一旦我国企业遭遇了“337调查”结果不利的情况我们还可以有什么补救措施吗？

张秒律师：如果我国企业一旦遭遇了“337调查”不利的情况，也不一定意味着我们的产品必须退出美国市场，首先我们可以通过相关研发绕过该涉案专利，如果是核心技术无法绕过，那么可以与该企业进行洽谈，利用我国的低成本优势成为该企业的“OEM”供应商，当然这将牺牲一部分利润，但如果在产品市场前景足够好的情况下也是可以考虑的。或者我们可以通过谈判获取该项专利的许可，通过交纳一定的许可费用继续在美国销售产品，许可费用可以依据被许可方的利润为基数进行交纳，如果专利持有人一定要以销售额为基数交纳，也可以通过谈判不以整个产品而以涉及专利的零部件的价值来约定尽量降低许可费用，这种方式对于双方来说是双赢的结局。

美国企业集中对于海外企业发动“337调查”已经不是一天两天的事情了，在上世纪七八十年代，美国企业曾经大规模对于日本的电子产品企业发动“337调查”，例如松下、索尼等日本知名企业都成为过“337调查”的目标，之后日本企业建立了完善的行业“专利池”制度，并依靠技术研发成功地绕过了美国多项本土专利，甚至通过在美国本土成功申请专利对美国企业展开知识产权诉讼，最终实现了大家交叉许可，交叉侵权，你中有我，我中有你，谁也不会向谁贸然发动知识产权诉讼。我认为这些经验都是值得我们借鉴的。

八、LED行业有众多中小企业，实力稍弱，如果遇到类似的诉讼，从法律的角度，您会有怎样的建议？

张秒律师：首先我们的行业协会应该在现在“一带一路”，众多企业纷纷“走出去”的大背景下发挥更为积极广泛的作用，包括为企业提供法律支持与援助，行业协会应主导同行业企业共同建立专利池，同行业企业可通过横向授权共同享受技术专利，同时行业协会可设立专业的法律服务人员为协会会员服务，包括为企业在海外申请专利，在产品出口前通过专利检索，风险评估等方式降低侵权或疑似侵权风险，一旦发生类似“337调查”的事件发生，行业协会应对企业提供法律援助服务，降低单个企业的维权成本。

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